Hace tiempo que aprendí a no decir “es fabuloso” o “qué interesante” cuando el preguntador plantea un reto jurídico que no tiene una respuesta monosilábica.
El agotamiento del derecho de marca es uno de esos retos:
Por casualidad, en los últimos meses, han sido varias las empresas emergentes que me han consultado sobre sus ideas de negocio consistentes, en esencia, en mercados en la realidad digital. Con la convicción necesaria para considerarse innovadores en el cómo, se apoyan en la evolución del proverbio hebreo “comprarás, venderás y nunca fabricarás”, a la hora de desarrollar su emprendimiento. Esto supone que su negocio gira en torno al producto de un tercero, y es aquí cuando surge el reto: el uso de marcas de terceros en la comercialización online.
¿Qué dice la normativa?
El volumen y la diversidad de normas que tienen algo que decir en este supuesto, tan solo considerando el ámbito estatal, es inabarcable en este formato, necesitaríamos volúmenes enciclopédicos. Tenemos de todo: Ley General de Publicidad, Ley de Competencia desleal, Ley de Marcas, Ley de Servicios de la Sociedad de la Información, Código de Conducta Publicitaria, códigos individuales según el sector del producto, etc.
En el caso concreto de uso de marca ajena para identificar un producto en un comercio online, son relevantes dos artículos de la Ley de Marcas y mucho sentido común:
- – El registro de una marca, dejando a salvo los derechos de marca renombrada, confiere a su titular un derecho exclusivo sobre la misma, dice el artículo 34 de la Ley de Marca.
- – Aunque la clave, desde mi punto de vista, está en el artículo 36 de la misma norma. Este artículo establece en su apartado primero lo que denominamos agotamiento del derecho de marca, de modo que el titular no podrá impedir el uso de la marca a terceros para productos comercializados ya en el Espacio Económico Europeo (EEE)1, por el propio titular o con su consentimiento. En su apartado segundo, el mismo artículo acota la limitación: no aplicará el agotamiento del derecho de marca cuando existan motivos legítimos que justifique que el titular se oponga a la comercialización. Es decir, que el titular puede prohibir el uso de la marca, pero no tanto en el sentido de que sí puede describirse el producto ya comercializado con la marca por parte del titular o por quien éste autorice, pero no libremente, sino que depende de cómo.
- 1. El derecho estatal español en materia de Marcas es el resultado de la transposición del Derecho de la Unión Europea.
¿Qué implica esto para tu negocio?
De forma práctica, es posible usar una marca ajena para describir un producto, siempre que se cumplan ciertas condiciones, entre ellas:
- – Uso descriptivo: la marca debe haber sido utilizada previamente por su titular para identificar los productos en el EEE.
- – Integridad del producto: los productos no deben haber sufrido alteraciones que afecten su calidad o presentación.
- – Imagen de la marca: no debe perjudicarse la reputación de la marca ni asociarla con actividades que puedan dañarla.
El concepto “motivos legítimos” al hacer referencia a posibles justificaciones del titular de la marca para oponerse al uso de la misma, aún cuando se trate de productos ya comercializados por él en el ámbito del EEE, obliga a atender, caso por caso, el denominado uso leal o lícito de marca ajena.
En definitiva, esta labor de análisis es lo que hace la cuestión interesante, no hay un sí rotundo ni un no es posible, hay un depende… del modo en que “coloques los frascos en el estante”.
María Mendigutía
Mentora en el área legal
Ceuta Open Future